案件要點

      現行《商標法》第三十一條前半段規定“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”，其中的“在先權利”就包括了著作權。現實中，存在大量將他人享有著作權的作品作為商標搶注的案例，但由于作品創作具有證據難以保留等特點，權利人在維權過程中很難提供證據來證明其享有在先著作權。而在先著作權的認定恰恰是此類案件中的先決問題，因此如何證明享有在先著作權便成為此類案件的重點和難點。

案情概要

      2009年7月27日，商標局在第1177期商標公告中公告了第5160948號“”商標（以下簡稱“系爭商標”），該商標由自然人張某于2006年2月申請注冊，指定使用在第3類“香精油、香料、飲料用香精(香精油)”等商品項目上。

      成都珪一食品開發有限公司（以下簡稱“珪一公司”）認為“”標志由其法定代表人任康于2000年1月1日創作完成，且構成著作權法意義上的作品，自該作品創作完成，任康便對其享有著作權。經任康授權，珪一公司前身成都市武侯區丁兒食品廠將“ ”作為商標于2000年11月申請注冊（注冊號：1682990），2001年12月被核準。2009年1月，珪一公司將“ ”進行了著作權登記，成為“ ”作品的著作權人。珪一公司認為系爭商標圖樣與其享有著作權的“ ”作品幾乎完全相同，但其注冊人張某是在沒有取得任何授權的情況下進行的注冊申請，其行為已經侵犯了珪一公司的在先著作權。為此，珪一公司在被異議商標公告期內提出了異議申請。經審理，商標局并未支持珪一公司的異議理由，裁定被異議商標予以核準注冊。珪一公司不服商標局裁定，向商評委提出了異議復審，并提交了第1682990號商標注冊證、“”著作權登記證書及“”商標在先使用情況等作為證據材料。

       商評委審理后認為：珪一公司提交的著作權登記證書和商標檔案等證據材料可以證明其對“”作品享有在先著作權，系爭商標與前述作品構成實質近似。同時，珪一公司已經將“”作為商標進行使用，系爭商標注冊人也沒有提交證據證明系爭商標為其獨立創作。綜合推定，系爭商標的注冊申請已經侵犯了珪一公司的著作權，違反了《商標法》第三十一條的規定，并據此裁定系爭商標不予核準注冊。

律師點評

       本案的核心焦點在于系爭商標是否侵犯了珪一公司的在先著作權。《商標法》第三十一條前半段規定“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”，其中的“在先權利”就包括了著作權。現實中，存在大量將他人享有著作權的作品作為商標搶注的案例，但由于作品創作具有證據難以保留等特點，權利人在維權過程中往往提供不出有力的證據來證明其享有在先著作權。而在先著作權的認定恰恰是此類案件中的先決問題，因此，如何證明享有在先著作權便成為此類案件的重點和難點。

       具體到本案中，要判定系爭商標是否侵犯了珪一公司的在先著作權，首先就要判定珪一公司對“”作品是否享有在先著作權。異議復審階段，珪一公司向商評委提交了著作權登記證書、第1682990號“”商標注冊證及該商標的使用證據等材料。因著作權登記證書是登記主管機關對著作權歸屬予以確認的公示性文件，其應當是登記人對登記作品享有著作權的初步證明。如果著作權登記證書上顯示的登記時間早于系爭商標的注冊申請日，其完全可以證明登記作品在系爭商標申請日之前就已創作完成，此時，可以視為權利人完成了享有在先著作權的初步舉證責任，如果對方當事人不能提出反證，那么可以認定在先著作權成立。但本案中珪一公司提供的著作權登記證書的登記時間晚于系爭商標注冊申請日，雖然證書上登記的作品創作時間早于系爭商標申請日，但由于我國著作權登記僅僅是形式審查，作品創作時間完全是登記人自行填寫。因此，在沒有其他證據佐證的情況下，珪一公司提交的在后著作權登記證書無法直接證明在先著作權成立。

       不過，除了著作權登記證書外，珪一公司還提交了第1682990號“”商標注冊證及“”系列商標的在先使用的證據材料。雖然商標注冊證只能證明商標權歸屬，但本案“”商標圖樣無疑構成著作權法意義上的作品，該商標在核準注冊前經過公告而無人以在先著作權提起異議，因此一定程度上，如果沒有相反證據，可以推定其著作權人就是珪一公司。因為很多權利人在作品創作之初就是為了將其作為商標使用，因此，除了商標注冊外，權利人往往不會想到進行著作權登記，也不會保留圖樣作品的創作證據。如果嚴格要求著作權人提供創作原稿等證據，將會大大增加舉證困難。

      盡管在后的著作權登記證書或在先的商標注冊證無法單獨證明享有在先著作權，但兩者結合是具有證明效力的。因為著作權登記證書至少證明了著作權歸屬，而在先商標注冊證至少證明了涉案作品的創作時間是早于系爭商標的。因此，本案當中，珪一公司提交的證據材料最終被商評委采納，在系爭商標注冊人未能提供反證的情況下，系爭商標被認定侵犯了珪一公司的在先著作權。可見，提供在后的著作權登記證書及在先的商標注冊證應當視為著作權人完成了初步舉證責任，在對方當事人沒有相反證據的情況下，在先著作權成立。

      由本案也可以看出，當權利人完成某一作品時，不僅要注意保留作品的設計原稿、委托設計合同及其他公開發表的證據材料，還應及時進行著作權登記，以減輕后續著作權糾紛中的舉證難度。